日本知的財産協会が職務発明対価算定基準についての意見を公表

2010年3月30日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)

日本知的財産協会が「職務発明に対する対価の算定基準について」を公表しています。
http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/09/100330.pdf

意見の骨子は以下のとおり

日本企業九百数社を正会員として構成する日本知的財産協会（会長:竹中 登一）は、昨年６月２５日に出された知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）における職務発明の対価に関する判決（平成19年（ネ）第10056号、1審原告：Ｘ１、Ｘ２（いずれも発明者）、1審被告：ブラザー工業株式会社）（以下、「本判決」という。）に関して、以下のとおり意見を表明します。

記

本判決は、職務発明の対価の算定基準等について言及したものである。その中で、使用者等（企業）が特許発明を自己実施している場合に、特許法第35条第1項の法定通常実施権による減額控除を踏まえた、超過売上を得たことに基づく利益は、通常50?60％程度の減額をすべき、と判示している。
しかしながら、相当の対価の算定にあたっては、超過売上率を40?50％と認定しており、その認定根拠は明確ではなく、その率も経済合理性に欠けた高い数字といわざるを得ない。このような不透明で高い超過売上率の考え方が定着すると、企業の職務発明の奨励意欲の減退や、特許を重視する企業戦略の後退を招き、ひいては、我が国産業の国際競争力を低下させることになりかねない。
超過売上は、いわばゼロベースを出発点とし、案件ごとの事情に応じた超過売上を認定する、という手法がとられるべきである。
今後出される判決には、企業活動の実態をより深く考察し、平成16年改正特許法第35条の趣旨を尊重した透明性のある算定基準に基づく判断を期待したい。

というものです。特定の判決に対して意見を出すというのは珍しいのではないかと思いますが、やはり知財高裁の判断が実務に与える影響を考慮しているのではないかと思います。
超過売上率を40?50％が妥当なのかについては、適当な意見を持ち合わせているわけではありませんが、このような数値は企業ごとに違うはずというのは、知的財産協会が指摘しているとおりだと思います。このあたり知的財産の数量的な評価、算定方法が確立していない点は改善の余地があるでしょうね。

米国特許商標庁、発明の成立性に関する暫定ガイドラインを公表

2009年8月27日 きたおか法律事務所 | 個別ページ | トラックバック(0)

USPTOは、Bilski事件CAFC判決を受けて、発明の成立性に関する暫定ガイドラインを発表したようです。（Bilski事件CAFC判決関連リンクはこちら）

• 暫定ガイドライン（本文）
  INTERIM EXAMINATION INSTRUCTIONS FOR　EVALUATING SUBJECT MATTER ELIGIBILITY UNDER 35 U.S.C. § 101
• 暫定ガイドライン（成立性テストについてのフローチャート）
  SUBJECT MATTER ELIGIBLITY TEST
• 暫定ガイドライン（machine or transformationテストについてのフローチャート）
  SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST(M-OR-T) FOR PROCESS CLAIMS
  
  
• 暫定ガイドラインパワーポイント付の資料（上記のフローチャートも含まれています）
  （ＵＳＰＴＯへのリンク・９月４日追記）
  

暫定ガイドライン自体は、発明の成立性全般に適用されるものですが、Bilski事件がそうであったように、実際にはソフトウェア特許やビジネスメソッド特許の審査に大きな影響があります。

Bilski事件CAFC判決後、ソフトウェア関連の特許の審査は従前と比べると厳しくなったようで、米国と比較すると厳しいとされていた日本の審査基準と変わらなくなっているのではという話も聞きます。
まだ、詳細には検討していませんが、Bilski事件CAFC判決が唯一の判断基準であるとした、machine or transformationテストは、方式クレームにのみ適用されるという前提で暫定ガイドラインは作成されているようです（CAFC判決は方式クレームを対象にした判決なので、当然と言えば当然かもしれませんが）。

現在Bilski事件は米国の最高裁に係属しており、どのような判断基準を示すのかが注目されていますが、実務的には、とりあえずこのガイドラインを理解する必要がありそうです。

ソフトウェア特許（日本・アメリカ）関連

2009年3月 6日 きたおか法律事務所 | 個別ページ

ソフトウェア特許（ビジネス方法特許）

ビジネス方法特許に関する米国のState Street Bank事件判決を契機に、日本でも一時期はかなり活発にいわゆる「ビジネスモデル」特許の出願が増えた時期がありました。当時と比べると、現在の日本での出願はかなり落ち着いたものになっているようです（日本で認められているのは、ビジネスモデルというよりソフトウェア特許という形がほとんどです）。米国では、それなりにビジネス方法特許は着実に増えているようで、他方、これを特許するのはどうかということで、発明の成立性についての裁判例が増えてきており、最近State Street Bank判決で示された基準を見直すCAFC判決（後述）がでて、大きな話題になっています。そこで、日米でのソフトウェア・ビジネス方法に関する特許の問題にかかわるリンクを整理しました。

なお、特許庁のサイトで日本、米国、欧州、英国、ドイツ、中国、韓国、インド、ロシア及びカナダの10カ国のるCS 関連発明およびBM 関連発明に対する特許保護制度についての調査報告書が公開されています（平成22年5月18日追記）。

• コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書（PDF）
• （参考資料編）（PDF）

１．日本のコンピュータ・ソフトウェア関連発明

（１）審査基準

 日本では、判決例がほとんどなく、特許庁の「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」に関する審査基準（俗に「ＣＳ」基準と呼ばれています）にもとづいて審査がなされています。

審査基準については、特許庁のサイト で見ることができます。「第VII部  特定技術分野の審査基準　第1章」です。

　日本の特許法においては、「発明」に該当するためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが必要ですが、審査基準上、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること（ソフトウェアとハードウェア資源の協働）が要求されています。 

（２）判例

 近時、発明の成立性に関する「自然法則の利用」の考え方について興味深い判決が知財高裁において相次いで出されています。

• 知財高裁平成２０年２月２７日判決「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」
  要旨：
  データ操作に関し長いデータストリングを短いデータストリングに変換する方法であるハッシュ法によりコンピュータ処理を高速に行うための計算手法（アルゴリズム）に関する発明につき，既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく，その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから，「発明」に該当しないとして，審決取消請求を棄却した事例
• 知財高裁平成２０年６月２４日判決「双方向歯科治療ネットワーク」
  要旨：
  発明につき，人の精神活動が含まれている，人の精神活動に関連するものであるが，発明の本質が，人の精神活動を支援するための技術的手段を提供するものであり，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして，審決が取り消された事例
• 知財高裁平成２０年８月２６日判決「音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書」
  要旨：
  綴りが分からなくても発音から単語を検索できる英語辞書を引く方法の発明について，自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく，特許法２条１項所定の発明に当たらず，同法２９条１項柱書きの規定により特許を受けることができないとした審決を取り消した事例

 上記判例のうち、特に「音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書」の判決については、辞書を引く方法についての発明で、コンピュータの利用も前提となっていないにもかかわらず、発明に該当すると判断していることから、注目されている判決です。

２．アメリカのソフトウェア・ビジネスメソッド関連発明

（１）審査基準

米国審査基準（Manual of Patent Examining Procedure：MPEP）については、USPTOのサイトから入手可能です。米国の特許の成立性に関する記述が、MPEP2106にあり、コンピュータ関連特有の事項については、MPEP2106.01で解説されています。

下記、Bilski事件CAFC判決を受けて、暫定ガイドライン（２００９年８月）が公表されています。暫定ガイドラインについては、こちらを参照ください。（平成２１年９月４日追記）

さらに、同事件の最高裁判決（下記、平成２２年６月２９日追記）を受けて、新たなガイドラインが策定されるものと思われますが、現時点では公表されていません。

（２）判例 

米国では、基本的にはプロパテント政策にもとづき（さらに、日本と異なり法律上も「発明」に定義がなく幅広く特許を認める素地があります）、ソフトウェア特許だけでなく、ビジネスメソッドについても、広く特許を認める方向にあったのですが、さすがにこれに特許を認めるのはどうかという事案が増えてきているようで、判例上も、基準を見直す方向に動いています。

•  Bilski事件CAFC判決　In re Bilski,545 F.3d 943(Fed. Cir. 2008)(en banc) （リンク先はＰＤＦファイルです）
  コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの特許に関する事件で、発明成立性を否定した（米国特許法１０１条を満たさないと判断）。同判決の中でState Street Bank事件判決が示した"useful concrete and tangible result"テストは不適切であり、machine or transformationテストが唯一の判断基準であるとの判断を示した。
• bilski事件最高裁判決
  同最高裁判決の内容については、こちらの記事を参照してください（平成２２年６月２９日追記）。当該クレームについての発明成立性は否定しましたが、machine or transformationテストが唯一の基準であると言うことを否定しています。